RESTRICTED
ORGANISATION MONDIALE IP/Q2/ITA/1
8août1997
DUCOMMERCE(97-3363)
Original: anglais1Conseil desaspects desdroits depropriété
intellectuelle quitouchent aucommerce
EXAMEN DESLEGISLATIONS SUR LESMARQUES DEFABRIQUE
OUDECOMMERCE, LESINDICATIONS GEOGRAPHIQUES
ETLESDESSINS ETMODELES INDUSTRIELS
Italie2
Ontrouvera dansleprésent document letextedesquestions quiontétéposées àladélégation
italienne etdesréponses quiontétédonnées lorsdel'examen deslégislations surlesmarques defabrique
oudecommerce, lesindications géographiques etlesdessins etmodèles industriels auquel leConseil
aprocédé àlaréunion qu'ilatenue du11au15novembre 1996.3
______________
I. REPONSE ALAQUESTION GENERALE CONCERNANT LESDROITS DEPRIORITE4
Votre paysreconnaît-il undroit depriorité surlabased'unedemande d'enregistrement de
marque antérieure déposée parleressortissant d'unMembre del'OMC dansunautre paysMembre
del'OMC?
Lerèglement d'exécution delaLoiitalienne surlesmarques dispose (article 19du
Décret n795/1948) quelarevendication depriorité doitseréférer àunepremière demande
d'enregistrement demarque, déposée dansunEtatmembre del'Union internationale pourlaprotection
delapropriété industrielle.
Cette règlenereconnaît pasexpressément undroitdepriorité auxressortissants desMembres
del'OMC quinesontpasmembres del'Union deParis. Toutefois, l'article 17duDécret n795/1948
établit entermes généraux queledéposant peutinvoquer conformément auxconventions internationales
lesdroits depriorité attachés àunedemande déposée dansunautre Etat; ilestdonc possible de
1Lalangue originale delaréponse àlaquestion complémentaire desEtats-Unis faisant suite àleurquestion
initiale n5estlefrançais.
2Pourcequiestdesloisetréglementations intéressant lesdomaines àl'examen quiontéténotifiées parl'Italie
autitredel'article63:2del'Accord,onestpriédesereporterauxdocumentsIP/N/1/ITA/1,IP/N/1/ITA/1/Add.1
et2,IP/N/1/ITA/G/1, IP/N/1/ITA/T/1, IP/N/1/ITA/D/1 etIP/N/1/ITA/I/1.
3Lecompte rendu delaréunion aétépublié souslacoteIP/C/M/11.
4Alaréunion tenue parleConseil desADPIC du11au15novembre 1996, lesMembres sontconvenus
d'apporter uneréponse àcettequestion danslecadre duprésent examen (document IP/C/M/11, paragraphe 43).IP/Q2/ITA/1
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reconnaître desdroits depriorité surlabased'unedemande déposée dansn'importe quelpaysMembre
del'OMC parunressortissant d'unMembre del'OMC.
Ilestànoterquel'interprétation decettedisposition appartient endernière analyse auxtribunaux
compétents.
II. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LESETATS-UNIS
1. Veuillez indiquer silaLoiitalienne surlesmarques établit qu'unrisque deconfusion estprésumé
exister lorsqu 'ils'agitdedéterminer s'ilyasimilarité denature àprêter àconfusion danslescasoù
ilestfaitusage demarques identiques pourdesproduits identiques, comme ilestprescrit àl'article 16:1
del'Accord surlesADPIC. Dans l'affirmative, prière d'indiquer endétail surquoirepose cette
présomption d'unpoint devuejuridique.
Auxtermes del'article 1.1a)duDécret royal n929du21juin1942, telquemodifié par
l'article premier duDécret-loi n198du19mars 1996, letitulaire d'unemarque enregistrée esthabilité
àinterdire auxtiers, enl'absence desonconsentement, defaireusage d'unsigne identique ousemblable
àsapropre marque pourdesproduits oudesservices identiques àceuxpourlesquels lamarque aété
enregistrée. Laloiprésume donc, enpareils cas,l'existence d'unrisque deconfusion encequiconcerne
l'usage d'unsigne enconflit aveclamarque enregistrée -cequiestpleinement conforme àladeuxième
phrase del'article 16:1del'Accord surlesADPIC.
2. L'article 20del'Accord surlesADPIC dispose quel'usage d'unemarque defabrique oude
commerce neserapasentravé pardesprescriptions spéciales telles quel'usage simultané d'uneautre
marque. Or,l'article 12delaloiitalienne dispose cequisuit"toutcommer çantpeutapposer samarque
surlesmarchandises qu'ilmetenvente maisilnepeutpassupprimer lamarque duproducteur ou
ducommer çantquiluiafourni lesproduits oulesmarchandises". Veuillez indiquer enquoicette
disposition delaloiitalienne estcompatible avecl'article 20del'Accord surlesADPIC.
Selon l'article 12duDécret royal n929du21juin1942, letitulaire d'unnomcommercial
peutapposer celui-ci surlesproduits qu'ilmetenvente enl'ajoutant àlamarque dufabricant. Cette
disposition, quin'estpasdenature contraignante nesaurait avoir poureffetdeporter atteinte àla
notoriété ouaucaractère distinctif acquis parlamarque defabrique, puisque leproducteur quienest
titulaire aledroit deprescrire lesmodalités selon lesquelles cettemarque devra êtreutilisée parle
vendeur ettouslesrevendeurs ultérieurs (voirarrêt n3211, du15mai1986, delaCourdecassation,
Chambre civile, deuxième division ).Enoutre, ilestinterdit defaireusage desapropre marque d'une
manière propre àinduire lepublic enerreur, notamment surlanature, laqualité oulaprovenance
d'unproduit (article 11duDécret royal n929du21juin1942, telquemodifié parl'article 12du
Décret-loi n480du4décembre 1992).
3. L'article 16delaLoisurlesmarques indique lestypes designes susceptibles deconstituer
unemarque. Veuillez préciser siunecouleur, endehors des"combinaisons outonalités chromatiques",
peutêtreenregistrée comme marque defabrique oudecommerce envertu delaloiitalienne, comme
leprescrit l'article 15:1del'Accord surlesADPIC.
Selon l'article 16duDécret royal n929du21juin1942, telquemodifié parl'article 16du
Décret-loi n480du4décembre 1992, lescouleurs aussi bienquetoutes combinaisons decouleurs
outonalités chromatiques peuvent fairel'objetd'unenregistrement comme marques siellessontpropres
àdistinguer desproduits oudesservices. Enfait,lesexemples donnés tantdansl'article 16précité
qu'àl'article 2delaPremière directive duConseil 89/104/CEE du21décembre 1988, àl'article 4IP/Q2/ITA/1
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duRèglement (CE) n40/94 duConseil du20décembre 1993 etàl'article 15del'Accord surles
ADPIC nelesontqu'àtitred'illustration.5
4. Veuillez indiquer si,envertu delaLoisurlesmarques, lanature desproduits oudesservices
auxquels unemarque doits'appliquer peutconstituer unobstacle àl'enregistrement decettemarque.
Sitelestlecas,veuillez définir l'objet quiestexclu àcetitreetindiquer quelles sontlesdispositions
delalégislation permettant dejustifier lesexclusions.
Lanature desproduits oudesservices àl'égard desquels unedemande d'enregistrement de
marqueestdéposéeneconstituegénéralementpasunobstacleàl'enregistrement,àconditionbienentendu
quelaproduction oulavente decesproduits ouservices nesoitpasinterdite parlalégislation pénale.
5. Veuillez indiquer comment lesmarques notoirement connues nonenregistrées sontprotégées
enItalie, comme leprescrit l'article 16:2et16:3del'Accord surlesADPIC.
Laprotection spéciale desmarques notoires résulte decequelessignes quisontidentiques
ousemblables àdesmarques notoirement connues ausensdel'article 6bisdelaConvention deParis
nepeuvent fairel'objet d'unenregistrement comme marques puisqu 'ilsnesontpasnouveaux, même
sil'enregistrement estdemandé pourdesproduits nonsimilaires (voirl'article 17.1g)eth)duDécret
royal n929du21juin1942, telquemodifié parl'article 3duDécret-loi n198du19mars 1996).
Ainsi lalégislation italienne estconforme auxprescriptions desarticles 16:2et16:3del'Accord sur
lesADPIC.
[Question complémentaire desEtats-Unis]
Letitulaire d'unemarque notoirement connue nonenregistrée peut-il obtenir des
dommages-intérêts etuneordonnance d'injonction relativement àl'usage decettemarque enItalie?
Comme onl'adéjàexpliqué aupoint 5denosréponses auxquestions posées parlesEtats-Unis,
laprotection spéciale desmarques notoires, tellequ'imposée parl'article 16:2del'Accord surles
ADPIC, estprévue parl'article 17,paragraphe 1,lettre h),duDécret n929de1942, telqueremplacé
parlerécent Décret n198de1996. Veuillez noter quecettedisposition n'exige pasquelamarque
notoire soitenregistrée enItalie, tandis quelesautres marques opposables selonleslettres d)àg)doivent
êtreenregistrées enItalie oudotées d'efficacité enItalie.
Selon l'article 47duDécret n929de1942, telqueremplacé parleDécret n480de1992,
lamarque estnullesielleestenregistrée enviolation desarticles 16et17dumême Décret, ycompris
évidemment ladisposition susdite delalettreh)del'article 17.Celaimplique quetoutepartie intéressée
-ycompris, parconséquent, letitulaire delamarque notoire -peutagirenjustice pourobtenir lanullité
decettemarque. D'unemanière générale, danstoutdifférend toute partie intéressée peutdemander
aujugecompétent lesmesures provisoires etconservatoires nécessaires pourassurer leseffets du
jugement définitif requis (voir lesarticles 700etsuivants duCode deprocédure civile).
Lecontrefacteurpeutêtrecondamnéauxdommages-intérêtsselonl'article662)duDécretn929
de1942, telquemodifié parleDécret n480de1992.
5Ontrouvera letexte desinstruments communautaires enquestion danslesdocuments IP/N/1/EEC/T/1 et2.IP/Q2/ITA/1
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6. L'article 421)delaLoisurlesmarques autorise letitulaire d'unemarque àfairevaloir un
"motif légitime" pourdéfendre lemaintien del'enregistrement desamarque endépitd'unnon-usage.
Veuillez indiquer quels motifs légitimes pourraient êtreinvoqués àceteffetet,lecaséchéant, préciser
lesdécisions administratives oujudiciaires quiontétérendues enlamatière.
Lenon-usage d'unemarque n'entraîne passadéchéance siletitulaire peutinvoquer, pourle
justifier, unmotif valable [légitime]. L'article 42duDécret royal n929du21juin1942, telque
modifiéparl'article39duDécret-loin480du4décembre1992,estdoncenaccordavecl'article101)
delaPremière directive duConseil 89/104/CEE du21décembre 1988.6Nous n'avons pasconnaissance
dedécisions quiauraient étérendues parlestribunaux ausujetdel'application delanouvelle disposition.
Cependant, ilestàsouligner qu'elleéquivaut autexted'origine del'article 42,dontl'application, selon
lajurisprudence, étaitlimitée àdetrèsrares circonstances indépendantes delavolonté dutitulaire,
telles quelaguerre oulamisesousséquestre del'entreprise (Courd'appel deBrescia, 9février 1956;
Cour d'appel deMilan, 16juin1953).
7. Veuillez préciser comment lesindications géographiques sontprotégées parlalégislation
italienne, comme leprescrivent lesarticles 22et23del'Accord surlesADPIC.
SelonlalégislationactuellementenvigueurenItalie,lesindicationsgéographiquessontprotégées
parl'article 31duDécret-loi n198du19mars 1996, quiestconforme auxprescriptions établies
parlesarticles 22et23del'Accord surlesADPIC. Ilconvient desouligner quecetteprotection résulte
dufaitquetoutusage d'indications géographiques propre àinduire lepublic enerreur estconsidéré
comme unactedeconcurrence déloyale, ausensdel'article 2598 duCode civil.
8. Veuillezdécrirelesméthodesaumoyendesquelleslesdessinsetmodèlesindustrielssontprotégés
enItalie, notamment:
a) laforme oulesformes depropriété intellectuelle utilisées pourprotéger lesdessins
etmodèles (exemple: brevets, droit d'auteur, systèmes suigeneris);
b) lesconditions àremplir pourbénéficier decetteprotection (parexemple, dessins et
modèlesnouveauxouoriginauxetparamètresservantàdéfinircesqualités)ainsiqu'une
description succincte delaprocédure d'enregistrement oud'octroi;
c) lanature desdroits accordés etladurée delaprotection prévue;
d) lanature desmesures correctives offertes auxtitulaires dechacun destypes de
protection, enindiquant entre autres lesconditions quipeuvent êtreimposées (par
exemple, exploitation danslecommerce); et
e) pour chacun destypes depropriété intellectuelle, leséventuelles exceptions àla
protection ouauxdroits offerts.
a) EnItalie, lesdessins oumodèles sontprotégés pardesbrevets. Acetégard, ilest
ànoter quel'article premier duDécret royal n1411du25août1940 renvoie, dans
lamesure oùellessontapplicables, auxdispositions duDécret royal n1127 du
29juin1939 concernant lesbrevets d'inventions.
6Letexte decetinstrument communautaire estreproduit dans ledocument IP/N/1/EEC/T/1.IP/Q2/ITA/1
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b) Pourpouvoir êtreenregistrés, lesdessins oumodèles doivent êtreàlafoisnouveaux
etoriginaux. Lanouveauté doits'apprécier selon lescritères applicables auxbrevets
d'inventions (voirl'article 14duDécret royal n1127du29juin1939), c'est-à-dire
entenant compte desdessins etmodèles préexistants. L'originalité doitconsister en
unornement spécial. Ilfautdoncquecesdessins oumodèles soient l'expression d'un
concept esthétique nouveau. Quant auxprincipaux éléments delaprocédure
d'enregistrement desdessins etmodèles, ilestànoterque,selon lalégislation italienne,
ilpeutêtredéposé jusqu'à100modèles etdessins aumoyen d'uneseule demande,
qu'unereprésentation graphique dudessin oumodèle doitaccompagner ledépôt et
qu'unspécimen endeuxdimensions dudessin oumodèle peutégalement êtrefourni.
Aucune disposition neprévoit lapublication delareprésentation graphique, nipar
conséquent lapossibilité dedifférer cettepublication, cependant queledépôt souspli
scellé n'estpasautorisé. Iln'estpasprescrit deprocédure d'examen, etl'enregistrement
nepeutdonner lieuàtierce opposition.
c) Letitulaire d'undessin oumodèle aledroitexclusif d'exploiter cedessin oumodèle
etdefaireusage etcommerce desproduits danslesquels ledessin oumodèle est
incorporé; lesdessins etmodèles sontprotégés pendant unedurée de15ansàcompter
dudépôt delademande.
d) Renvoiétantfaitauxdispositionsconcernantlesbrevetsd'inventions(voirlesarticles74
à89duDécret royal n1127 du29juin1939, telsquemodifiés endernier lieupar
leDécret-loi n198du19mars 1996), letitulaire d'unbrevet dedessin oumodèle
dispose également desdroits etdesactions judiciaires ci-après: actions encontrefa çon
pourl'utilisationillicitedudessinoumodèleet/ouactionsendéterminationdelavalidité
debrevets; présomption devalidité dudessin oumodèle, lacharge delapreuve
incombant àlapersonne quiinvoque lanullité ouladéchéance dudessin oumodèle;
droitd'obtenir ducontrefacteur présumé desrenseignements surleréseau deproduction
et/oudecommercialisation; droitd'obtenir ladescription etlasaisie desproduits dont
lecaractère contrefait estallégué et/oudesmoyens utilisés pourleurfabrication; droit
d'obtenir unedécision judiciaire, définitive ouàtitreconservatoire, interdisant la
fabrication, lavente etl'usage deproduits constituant unecontrefa çondudessin ou
modèle; droit dedemander desdommages-intérêts enréparation dupréjudice subi
dufaitdelacontrefa çon.Lesmoyens derecours ci-dessus sontsanspréjudice des
sanctions pénales dontestpassible lecontrefacteur.
e) Renvoi étantfaitauxdispositions concernant lesbrevets d'inventions (voirleDécret
royal n1127du29juin1939, telquemodifié endernier lieuparleDécret-loi n198
du19mars 1996), lesbrevets dedessins oumodèles peuvent fairel'objetdelicences
obligatoires etdemesures d'expropriation (voirenparticulier lesarticles 54à60du
Décret royal n1127 du29juin1939, telsquemodifiés parleDécret-loi n198du
19mars 1996).
9. Veuillez indiquer comment lesdessins etmodèles detextiles sontprotégés parlaloi.
EnItalie, l'enregistrement desdessins oumodèles detextiles estsimple etpeucoûteux: en
effet, iln'estpasprévu d'examen obligatoire denouveauté etd'originalité etaucune condition n'est
prescrite enmatière depublication (voirlaréponse àlaquestion 8b)ci-dessus); enoutre, lepaiement
delataxededélivrance peutsefaireannuellement -uniquement danslecasdesdessins oumodèles
detextiles -plutôt quepartranches decinqans(voir l'article 12duDécret royal n1411 du
25août1940, telquemodifié parl'article 11duDécret-loi n198du19mars 1996).IP/Q2/ITA/1
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III. REPONSE ALAQUESTION POSEE PAR LEJAPON
Etant donné quelesloisetréglementations italiennes relatives auxdessins etmodèles industriels
n'indiquent pasclairement quelesdessins etmodèles detextiles sontprotégés conformément aux
dispositions del'Accord surlesADPIC, veuillez expliquer envertu dequelles dispositions législatives
ouréglementaires, voirerelatives audroitd'auteur, cesdessins etmodèles sontprotégés. Parailleurs,
veuillez expliquer quelestlesystème envigueur oulapratique suivie, enparticulier pourcequiconcerne
lecoût, l'examen oulapublication, afinquelapossibilité dedemander etd'obtenir laprotection des
dessins etmodèles detextiles nesoitpasindûment compromise (voirparagraphe 2del'article 25de
l'Accord surlesADPIC).
EnItalie, lesdessins oumodèles detextiles sontprotégés pardesbrevets, conformément aux
Décrets royaux n1127 du29juin1939 etn1411 du25août1940, telsquemodifiés parle
Décret-loi n198du19mars 1996.
Pourpouvoir êtreenregistrés, lesdessins etmodèles doivent êtreàlafoisnouveaux etoriginaux.
Lanouveauté doits'apprécier compte tenudesdessins etmodèles préexistants. L'originalité doit
consister enunornement spécial. Ilestdoncnécessaire quecesdessins oumodèles soient l'expression
d'unconcept esthétique nouveau. Quant auxprincipaux éléments delaprocédure d'enregistrement
desdessins etmodèles, ilfautsouligner que,selon lalégislation italienne, ilpeutêtredéposé jusqu'à
100modèles etdessins aumoyen d'uneseule demande, unereprésentation graphique dudessin ou
modèle doitaccompagner ledépôt etunspécimen endeux dimensions dudessin oumodèle peut
également êtrefourni. Aucune disposition neprévoit lapublication delareprésentation graphique,
niparconséquent lapossibilité dedifférer cettepublication, cependant queledépôt souspliscellé
n'estpasautorisé. Iln'estpasprescrit deprocédure d'examen, etl'enregistrement nepeutdonner
lieuàtierce opposition.
Letitulaire d'undessin oumodèle aledroitexclusif d'exploiter cedessin oumodèle, etde
faireusage etcommerce desproduits danslesquels ledessin oumodèle estincorporé; lesdessins
oumodèles sontprotégés pendant unedurée de15ansàcompter deladatedudépôt.
Lesdroits etactions judiciaires ci-après peuvent également êtreexercés parletitulaire d'un
brevet dedessin oumodèle: actions encontrefa çonencasd'utilisation illicite dudessin oumodèle
et/ou actions endétermination delavalidité debrevets; présomption devalidité dudessin oumodèle,
lacharge delapreuve incombant àlapersonne quiinvoque lanullité ouladéchéance dudessin ou
modèle; droitd'obtenir ducontrefacteur présumé desrenseignements surleréseau deproduction et/ou
decommercialisation; droitd'obtenir ladescription etlasaisie desproduits dontlecaractère contrefait
estallégué et/ou desmoyens utilisés pourleurfabrication; droit d'obtenir unedécision judiciaire,
définitiveouàtitreconservatoire,interdisantlafabrication,laventeetl'usagedetousproduitsconstituant
unecontrefa çondudessin oumodèle; droit dedemander desdommages-intérêts enréparation du
préjudice subidufaitdelacontrefa çon.Lesmoyens derecours quiprécèdent sontsanspréjudice
dessanctions pénales imposées aucontrefacteur.
EnItalie, l'enregistrement estsimple etpeucoûteux; eneffet, iln'estpasprévu d'examen
obligatoire denouveauté etd'originalité etaucune condition n'estprescrite enmatière depublication;
enoutre, pourlesdessins oumodèles detextiles, lepaiement delataxededélivrance peutsefaire
annuellement (article 12duDécret royal n1411 du25août1940, modifié parl'article 11du
Décret-loi n198du19mars 1996).